Vedlegg 2: Brev frå Justis- og politidepartementet v/statsråden til næringskomiteen, datert 14. november 2003
Det vises til Næringskomiteens brev 12. november 2003, der Justisdepartementet blir bedt om å kommentere konkrete spørsmål knyttet til nevnte odelstingsproposisjon.
Næringskomiteen stiller spørsmål om hvordan man eventuelt kan formulere "ein eigen paragraf i patentlova som varetek intensjonen om at uriktige eller manglande opplysningar til offentlege styresmakter i tilfelle der det er regulert ved lov at opplysningar skal gis, kan straffast".
En eventuell spesialbestemmelse om straff for brudd på opplysningsplikten i patentloven §§ 8 b og 8 c kan tas inn som ny § 61 a og formuleres slik:
"Den som forsettlig gir uriktige opplysninger eller unnlater å gi opplysninger om forhold nevnt i §§ 8 b og 8 c, straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år eller begge deler. Medvirkning straffes på samme måte."
Bestemmelsene i § 8 b fjerde ledd første punktum og § 8 c annet ledd første punktum i lovforslaget i odelstingsproposisjonen må i tilfelle tas ut.
Annet punktum i utkastet til spesialbestemmelse innebærer at også medvirkning til brudd på opplysningsplikten vil være straffbart. Dette kan føre til straff for en fullmektig som bistår søkeren med patentsøknaden, jf. patentloven § 12.
Spesialbestemmelsen vil utelukke bruk av straffeloven § 166 om falsk forklaring lik (med strafferamme på inntil 2 års fengsel) på samme forhold.
Næringskomiteen reiser spørsmålet om patentloven "varetek intensjonen om at patentsøkar i patentkravet skal dokumentere kva som er det nye og særegne ved patentet samt kva som utgjer tilstrekkelig oppfinningshøgde, og at dette blir avslagsgrunn (for alle patent uavhengig av det tekniske området)".
Patentkravene skal angi hva søkeren krever beskyttet. De skal dermed angi omfanget av patentbeskyttelsen, se patentloven § 39. Patentkravene skal også skille det som kreves beskyttet fra det som er kjent fra før. Etter patentforskriften § 15 første ledd nr. 3 skal det "nye" og "særegne" ved oppfinnelsen angis i patentkravet. Dette innebærer at patentkravet må være utformet i samsvar med vilkårene i patentloven § 2 første ledd om nyhet og oppfinnelseshøyde. Det følger av patentloven § 8 annet ledd første punktum at patentkravene skal inneholde en "bestemt" angivelse av oppfinnelsen. Dette er i forarbeidene presisert slik at angivelsen må være klar og utvetydig, se NU 1963:6 s. 185.
Patentsøknaden skal også inneholde en "beskrivelse" av oppfinnelsen. Det følger av patentloven § 8 annet ledd tredje punktum at beskrivelsen skal være tydelig. Beskrivelsen kan gi veiledning for forståelsen av patentkravene (patentloven § 39).
Hvis Patentstyret mener at patentkravet omfatter mer enn det som er nytt og har oppfinnelseshøyde, vil søkeren bli anmodet om å begrense kravet (patentloven § 15 første ledd). Blir patentkravet ikke endret, avslås søknaden etter at fristen for gjenopptakelse har løpt ut (patentloven § 16, jf. § 15 tredje ledd).
De hensynene som Næringskomiteen peker på, er derfor ivaretatt av gjeldende regelverk.
1. Som nevnt i Justisdepartementets brev 7. november 2003 til Næringskomiteen legger biodiversitetskonvensjonen til grunn at statene, i henhold til FN-pakten og prinsippene i folkeretten, har suveren rett til å utnytte sine egne ressurser. I konvensjonen artikkel 15 nr. l er det uttalt følgende:
"Idet det erkjennes at statene har suverene rettigheter over sine naturressurser, ligger myndigheten til å bestemme over tilgangen til genressursene hos nasjonale regjeringer og er undergitt nasjonal lovgivning."
Dette innebærer at Norge ikke kan lovfeste at det skal innhentes samtykke for uttak av genressurser hvis vedkommende stat ikke har et regelverk som krever dette. Det vil måtte være den enkelte stat som selv bestemmer hvilke vilkår den vil oppstille i sin nasjonale rett. Stater som ønsker det, kan gi fri tilgang til genressursene. Norge har tradisjonelt hatt et åpent regime.
2. I Justisdepartementets brev 7. november 2003 er det uttalt:
"Ettersom vilkårene for tilgang til genressurser varierer, kan man heller ikke lovfeste et generelt krav om at patentsøkeren skal dokumentere at det er inngått avtale om utbyttefordeling."
Bakgrunnen for uttalelsen er at det vil være umulig for patentsøkeren å oppfylle dokumentasjonskravet hvis vedkommende stat ikke krever at det inngås avtaler om utbyttefordeling.
Artikkel 62 nr. l første punktum i TRIPS-avtalen, som er en del av WTO-avtalen, fastsetter at nasjonale formkrav til patentsøknader mv. må være "rimelige". Bestemmelsen lyder slik:
"Medlemmene kan som et vilkår for erverv eller opprettholdelse av immaterielle rettigheter [...] kreve at rimelige prosedyrer og formaliteter skal overholdes."
Bestemmelsen innebærer visse grenser for hvor langt statene kan oppstille nasjonale formkrav, men det er usikkert nøyaktig hvor grensen går. Spørsmålet i denne sammenheng vil være om en straffesanksjonert plikt til å innlevere opplysninger som i en del tilfeller ikke vil kunne fremskaffes, kan anses som "rimelig".
Et krav om at en eventuell avtale skal legges frem for Patentstyret slik at den blir offentlig tilgjengelig, kan være i strid med de vilkårene staten har satt. Det kan f.eks. være avtalt at utbyttefordelingen skal holdes hemmelig for å beskytte statens forhandlingsposisjoner i forbindelse med andre avtaler.
Utbyttefordelingen trenger ikke nødvendigvis å være fastsatt ved avtale. Hvordan utbyttet skal fordeles, kan også følge direkte av nasjonal lovgivning.
En eventuell bestemmelse om opplysningsplikt knyttet til utbyttefordeling må ta høyde for dette.
3. At en stat gir fri tilgang til sine genressurser, kan i prinsippet være sagt uttrykkelig i nasjonal lovgivning. Men det vil normalt fremgå ved at nasjonal rett ikke inneholder regler om tilgangen. Dette er f.eks. tilfelle i Norge.
Jeg vil frarå at søkeren pålegges å dokumentere at en stat ikke regulerer tilgangen til sine genressurser. Et slik dokumentasjonskrav kan tenkes oppfylt f.eks. ved at søkeren legger frem en attest fra nasjonale myndigheter om at tilgangen ikke er regulert, eller om at staten ikke krever en andel av utbyttet. Jeg antar imidlertid at det i mange tilfeller vil være vanskelig å fremskaffe en slik attest hvis staten ikke har etablert systemer for det.
4. Patentsamarbeidskonvensjonen 19. juni 1970 (PCT) gjør det mulig for en søker å levere inn én internasjonal patentsøknad som gjelder for alle parter som søkeren har utpekt. Norge er blant de 123 statene som har sluttet seg til konvensjonen. Den internasjonale søknaden skal være utformet i samsvar med konvensjonens regler og leveres inn til Verdensorganisasjonen for immateriell eiendomsrett (WIPO) på særskilt søknadsskjema. Hvis formkravene er oppfylt, registrerer WIPO søknaden i det internasjonale patentregistret og formidler den videre til de omfattede statene.
Det er patentmyndighetene i den enkelte stat som vurderer om de alminnelige vilkårene for patentering er oppfylt (nyhet, oppfinnelseshøyde og industriell anvendelighet) etter en forberedende saksbehandling på internasjonalt nivå. I Norge er det Patentstyret som er nasjonal patentmyndighet.
Spørsmålet om formkravene er oppfylt skal ikke vurderes av nasjonale patentmyndigheter. Dette avgjøres av WIPO.
Det vil være i strid med patentsamarbeidskonvensjonen å oppstille særskilte nasjonale formkrav til den internasjonale søknaden. I § 33 annet ledd første punktum i lovforslaget i odelstingsproposisjonen er det derfor fastsatt at bestemmelsene i §§ 8 b og 8 c ikke gjelder for internasjonale patentsøknader.
Som nevnt i odelstingsproposisjonen s. 48 har Norge tatt opp spørsmålet om opprinnelsesangivelse i fora under WIPO. Problemstillingen om å kreve angivelse av opprinnelse følges også opp i TRIPS-rådet under WTO-avtalen.
5. Biodiversitetskonvensjonen bekrefter som nevnt at statene har suveren rådighet over egne genressurser. Rettighetene til forskningsinstitusjoner eller andre mellommenn er ikke regulert av konvensjonen. En opplysningsplikt om samarbeidspartnere vil følgelig gå lenger enn biodiversitetskonvensjonen legger opp til. Lovforslaget i proposisjonen er i denne sammenheng allerede mer omfattende enn det som er nødvendig av hensyn til konvensjonen ved å kreve at opprinnelseslandet alltid skal oppgis hvis det er kjent, se odelstingsproposisjonen s. 48 første spalte.
Hvem en bedrift har samarbeidet med i utviklingen av et produkt, vil i utgangspunktet kunne være en forretningshemmelighet. Det knytter seg derfor visse betenkeligheter til å lovfeste en opplysningsplikt
Opplysningsplikten i lovforslaget i odelstingsproposisjonen gjelder derfor bare leverandørland og opprinnelsesland.
6. Hvis det er ønskelig med en egen straffebestemmelse om brudd på opplysningsplikten samt å utvide opplysningsplikten til å omfatte mellommenn og eventuelt spørsmålet om det er fastsatt en utbyttefordeling, kan § 8 b utformes slik (endringer sammenliknet med lovforslaget i proposisjonen er satt i kursiv):
"Dersom en oppfinnelse gjelder eller anvender biologisk materiale, skal det i patentsøknaden oppgis hvem og hvilket land oppfinneren mottok eller hentet materialet fra Leverandørland). Hvis nasjonal rett i leverandørlandet krever at det innhentes samtykke for uttak av biologisk materiale, skal det opplyses i søknaden om slikt samtykke er innhentet Det skal på samme vilkår opplyses om det skal foretas en utbyttefordeling.
Hvis leverandørlandet er et annet land enn opprinnelseslandet for det biologiske materialet, skal også opprinnelseslandet oppgis. Med opprinnelsesland menes det landet der materialet ble hentet ut fra sine naturlige omgivelser. Hvis nasjonal rett i opprinnelseslandet krever at det innhentes samtykke for uttak av biologisk materiale, skal det opplyses i søknaden om slikt samtykke er innhentet. Det skal på samme vilkår opplyses om det skal foretas en utbyttefordeling. Hvis opplysningene etter dette leddet ikke er kjent, skal søkeren opplyse om dette.
Opplysningsplikten etter første og annet ledd gjelder selv pm oppfinneren har endret strukturen i det mottatte materialet. Opplysningsplikten gjelder ikke for biologisk materiale fra mennesker.
Opplysningsplikten berører ikke behandlingen av patentsøknaden eller gyldigheten av patentet."
Det er ikke mulig å formulere en generell bestemmelse som angir presist hvilke kategorier biologisk materiale patentbeskyttelsen skal omfatte. Dette må vurderes konkret.
Problemstillingen som Næringskomiteen reiser, knytter seg til omfanget av patentbeskyttelsen. Eventuelle retningslinjer for vurderingen bør ut fra dette neppe inntas i § l femte ledd, som regulerer adgangen til å få patent. Vi foreslår til overveielse følgende løsning:
Bestemmelsen i § 3 c i odelstingsproposisjonen gjelder bare naturlig forekommende materiale. Jeg foreslår at reglene i § 3 c utvides til å gjelde biologisk materiale i sin alminnelighet slik at planter og dyr blir omfattet .For at det skal gå klart frem at bestemmelsen gjelder ved Patentstyrets behandling av søknader, og ikke bare i saker mellom private parter om f.eks. krenkelse av patentrettigheter, bør reglene plasseres i patentloven § 8 om krav til patentsøknaden. Reglene bør rettes eksplisitt mot utformingen av patentkravene, samtidig som § 3 c sløyfes. Det vil med dette bli klargjort at brudd på reglene fører til at patentsøknaden blir avslått, se merknadene til punkt 2 ovenfor.
Nytt fjerde ledd i § 8 kan etter dette utformes slik:
"For oppfinnelser som gjelder eller anvender biologisk materiale, skal patentkravet bare omfatte det biologiske materialet som er nødvendig for den industrielle anvendelsen som er angitt i søknaden. Patentkravene skal være klare og kortfattede og støttet av beskrivelsen. Det skal fremgå tydelig av patentsøknaden på hvilken måte det biologiske materialet kan utnyttes industrielt."
Nåværende § 8 fjerde til sjette ledd blir femte til sjuende ledd.
Første punktum i utkastet ovenfor er en justert versjon av § 3 c første punktum i proposisjonens lovforslag. Ifølge bestemmelsen vil f.eks. planter og dyr som ikke er nødvendige for den anvendelsen som er angitt i søknaden, falle utenfor patentbeskyttelsen. Tredje punktum tilsvarer § 3 c annet punktum. Annet punktum i utkastet bygger på den europeiske patentkonvensjonen (EPC) artikkel 84, som lyder slik i uoffisiell norsk oversettelse:
"Patentkravene skal angi det som det søkes beskyttelse for. De skal være klare og kortfattede og støttet av beskrivelsen."